Le acusan de importar componentes chinos que violan una patente

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Defensa del importador frente al titular de la patente: respuesta a la carta de advertencia, escrito preventivo (art. 132 de la Ley 24/2015, de Patentes), oposición a la destrucción y levante anticipado con garantía ante la Aduana (arts. 23 y 24 del Reglamento (UE) 608/2013), contestación con reconvención de nulidad (arts. 119 y 120) o acción negatoria (art. 121). Y reclamación al proveedor chino por la garantía frente a derechos de terceros (arts. 42 y 43 de la Convención de Viena de 1980).

Ante quién

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia que tenga atribuidos los asuntos de patentes (art. 118 de la Ley de Patentes y art. 87.6.a de la LOPJ); la Aduana, en la retención. Contra el proveedor chino, el foro del contrato: el tribunal arbitral pactado, como la CIETAC, o la sección civil del Tribunal de Instancia si hay sumisión a los tribunales españoles. En China, una sentencia española se reconoce y ejecuta ante los Tribunales Populares de Media Instancia por el Tratado de 1992, y un laudo dictado fuera de China, por el Convenio de Nueva York; el de un arbitraje con sede en China es allí un laudo chino y no va por ese Convenio.

Plazo

Ante la Aduana, diez días laborables desde la notificación para oponerse a la destrucción (art. 23.1 del Reglamento 608/2013). En el pleito, dos meses para contestar y reconvenir (art. 119). El escrito preventivo está vigente tres meses (art. 132). Las acciones del titular prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse (art. 78.1). Frente al proveedor, la pretensión del titular se le comunica en un plazo razonable (art. 43 de la Convención de Viena).

Quién puede

Usted, como importador y como declarante o titular de la mercancía retenida, frente al titular de la patente que le reclama. Y, como comprador, frente al vendedor que figura en el contrato, sea la fábrica o una comercializadora. La declaración en aduana la presenta su empresa o su representante aduanero.

Riesgo económico

El importador responde de los daños aunque no supiera nada (art. 72.1), y la indemnización puede calcularse por sus propios beneficios e incluso por una parte razonable de los del robot entero (arts. 74 y 75). Callar ante la Aduana permite destruir la mercancía. Si fue usted quien dio los planos, o avisa tarde al proveedor, pierde el regreso contra él (arts. 42.2 y 43). Nadie puede prometerle el resultado del pleito.

Importar ya es infringir, y el importador paga aunque no lo supiera

La patente da a su titular el derecho a impedir que un tercero, sin su consentimiento, importe el producto patentado o lo posea para ofrecerlo, venderlo o usarlo (art. 59.1.a de la Ley 24/2015, de Patentes). No hace falta fabricar nada en España: meter en el país el reductor, el imán o la celda que reproduce las reivindicaciones ya es un acto de infracción. Y si en España hay una patente del procedimiento de fabricación, algo frecuente en imanes sinterizados y en óxidos de tierras raras, el producto hecho en China con ese procedimiento queda cubierto como si se hubiera fabricado aquí; si además el producto es nuevo, se presume obtenido con el procedimiento patentado salvo prueba en contrario (art. 69).

Lo que nadie le cuenta es que el importador no puede escudarse en su buena fe. Quien importa sin consentimiento del titular responde de los daños y perjuicios en todo caso, lo supiera o no (art. 72.1). La regla más benigna, la de responder solo si se actuó a sabiendas o con culpa, y en todo caso desde la carta de advertencia que identifica la patente, vale para los demás actos de explotación (art. 72.2): para el integrador o el distribuidor que le compran a usted en España, no para usted. Por eso el titular suele dirigirse primero al importador, y por eso su cliente le pedirá que le cubra.

Tampoco le protege lo que ocurre en China. La patente es territorial: cuenta la patente española o la europea validada en España, que aquí vale como una nacional (art. 153), no la patente china de su proveedor. Que el titular venda el mismo producto en China tampoco le permite importarlo, porque el agotamiento solo opera cuando el producto se puso en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento (art. 61.2). Y si vende el componente suelto a quien lo monta, puede haber infracción indirecta: entregar medios relativos a un elemento esencial de la invención, sabiendo o siendo evidente que se destinan a ponerla en práctica (art. 60.1), salvo que sea un producto corriente en el comercio y usted no incite a infringir (art. 60.2).

La carta del titular: qué contestar, qué firmar y qué no

La carta de advertencia no es una demanda, pero lo cambia todo: el cliente suyo que reciba una igual ya no podrá alegar que no sabía (art. 72.2), y suele ser el paso previo a unas medidas cautelares. Antes de contestar se comprueba la patente: quién es el titular, si sigue en vigor, qué reivindicaciones tiene hoy, cuál es su fecha de prioridad y, si es europea, si se validó en España con su traducción al español (art. 155.1). Después, con nuestros ingenieros peritos, se compara su componente, elemento por elemento, con la reivindicación principal. La respuesta se escribe con esa comparación delante, sin reconocer nada y sin dejar sin contestar lo que se le pide.

Si el riesgo es real, la salida negociada suele ser la mejor: una licencia, o un acuerdo que liquide lo ya importado y permita dar salida al stock. Lo que nadie le cuenta es el art. 78.2: si el importador indemniza adecuadamente al titular, este ya no puede accionar contra quienes exploten después los objetos que aquel introdujo en el comercio. Un acuerdo bien redactado protege así a toda su cadena de clientes; uno que solo cubre a su empresa deja expuestos a sus integradores y a usted con la reclamación de ellos. Además, de la indemnización que se pida al importador se deducen las que el titular ya haya cobrado por el mismo concepto a otros de la cadena (art. 77).

Si el titular amenaza con medidas sin oírle, usted puede adelantarse con un escrito preventivo ante la sección competente: se forma un procedimiento de medidas cautelares, se notifica al titular y, si este las pide en los tres meses siguientes, el juez puede oírle a usted antes de decidir, aunque sigue pudiendo acordarlas sin audiencia (art. 132). Si está seguro de no infringir, cabe la acción negatoria, para que el juez declare que su componente no infringe, tras requerir fehacientemente al titular y esperar un mes sin respuesta o con una que no le satisfaga (art. 121); no cabe si ya le han demandado por infracción. Y para demandarle, el titular también debe intentar antes una negociación (Ley Orgánica 1/2025, arts. 3.1 y 5), aunque no para pedir medidas cautelares antes de la demanda (art. 5.3).

Si la Aduana retiene los componentes: diez días laborables

El Reglamento (UE) 608/2013 no solo permite a la Aduana retener falsificaciones de marca: también mercancías sospechosas de vulnerar patentes, modelos de utilidad y topografías de productos semiconductores (art. 2.1), lo que alcanza a chips y placas. Si el titular presentó antes una solicitud de intervención, la Aduana suspende el levante o retiene la mercancía y se lo notifica a usted, como declarante o titular de la mercancía, en el plazo de un día laborable (art. 17). Si retiene de oficio sin solicitud previa, el titular tiene cuatro días laborables para presentarla y, si no lo hace, la mercancía queda libre (arts. 5.3 y 18.4).

Desde la notificación tiene diez días laborables para oponerse por escrito a la destrucción. Si calla, la Aduana puede presumir que consiente, y las piezas pueden destruirse sin que nadie haya decidido si infringían (art. 23.1). Si se opone, el titular debe iniciar, en diez días laborables desde que se le notificó la retención, ampliables otros diez a petición justificada, un procedimiento para determinar si hay infracción; si no lo hace, la Aduana autoriza el levante (art. 23.3 a 23.5). El procedimiento rápido de pequeños envíos no se aplica a las patentes, solo a la falsificación y la piratería (art. 26.1.a).

Lo que nadie le cuenta es que en patentes hay una salida que en marcas no existe: el levante anticipado. Iniciado el procedimiento, puede pedir que la Aduana libere la mercancía si presta una garantía suficiente para proteger al titular, siempre que el juez no haya acordado medidas cautelares y se hayan cumplido las formalidades aduaneras (art. 24). Y si al final las piezas no infringían, el titular responde de los daños que le causó la retención (art. 28). La declaración en aduana la mantiene su empresa o su representante aduanero; el escrito de oposición y la petición de levante los preparamos y presentamos nosotros con su apoderamiento. Cuando el problema es una marca y no una patente, se explica en «La Aduana retiene su mercancía por presunta falsificación».

Cómo se defiende en el pleito: no infracción, nulidad y uso anterior

La demanda de infracción va a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia con competencia en patentes, en la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia donde el Consejo General del Poder Judicial se los haya atribuido (art. 118 de la Ley de Patentes, que aún habla de Juez de lo Mercantil, y art. 87 de la LOPJ): la que corresponde al domicilio del demandado o, a elección del titular, al lugar de la infracción o de sus efectos. Desde el 31 de diciembre de 2025 ya no hay Juzgados de lo Mercantil. Y España no está en el Tribunal Unificado de Patentes: una patente europea validada aquí se litiga aquí, y la patente unitaria no cubre España, cuyos recursos contra ese sistema desestimó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-146/13 y C-147/13, de 5 de mayo de 2015).

Hay dos meses para contestar y, en su caso, reconvenir, y los informes periciales se aportan con la contestación salvo imposibilidad justificada (art. 119). La defensa se construye en tres planos. Primero, la no infracción: su componente no reproduce todos los elementos de la reivindicación. Segundo, la nulidad total o parcial de la patente, por reconvención o por excepción (art. 120.1); si la plantea como excepción, el titular tiene ocho días para pedir que se trate como reconvención (art. 120.2), y puede limitar sus reivindicaciones para salvarla (art. 120.3). Tercero, los límites legales: el uso anterior de buena fe en España antes de la fecha de prioridad, que además impide las medidas cautelares (arts. 63 y 128.3), o los actos con fines experimentales sobre el objeto de la invención (art. 61.1.b).

El pleito de patentes se gana con peritos. El dictamen que llega al juicio lo firma un perito con título oficial (art. 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero su base se consigue antes y lejos: trabajamos con partners con oficinas en China y con ingenieros peritos en España y en China que revisan el componente y sus especificaciones antes del embarque, toman muestras y hacen ensayos a la llegada y, si el proveedor colabora, documentan su proceso de fabricación en la planta. Esto último decide frente a una patente de procedimiento, porque la presunción del art. 69.2 solo se rompe probando cómo se fabricó, con protección de los secretos de fabricación (art. 69.3). La inspección comercial en la fábrica es una actividad privada; la prueba judicial formal en China para un pleito español va por los tratados (art. 12 del Decreto 801 del Consejo de Estado, desde el 1 de mayo de 2025). Si se discute la validez de la patente y los informes de las partes se contradicen, el juez puede pedir uno a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 120.7).

Lo que puede costarle: cesación, embargo e indemnización

El titular puede pedir la cesación, la indemnización, el embargo de lo importado y de los medios destinados exclusivamente a producirlo, su atribución en propiedad imputando su valor a la indemnización, su transformación o destrucción si es indispensable y, excepcionalmente, la publicación de la sentencia (art. 71.1). La cesación y las medidas para evitar que prosiga la infracción, como la transformación o la destrucción, pueden dirigirse también contra los intermediarios cuyos servicios se usan, como el transitario, el almacén o la plataforma, aunque ellos no infrinjan (art. 71.2). Las acciones prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse (art. 78.1): no solo el último contenedor está en juego.

La indemnización comprende la pérdida sufrida, la ganancia dejada de obtener y los gastos de investigación del titular, y este elige cómo calcularla: por los beneficios que habría obtenido sin su competencia, por los beneficios que obtuvo usted o por una regalía hipotética a tanto alzado, con daño moral aunque no se pruebe perjuicio económico (art. 74.1 y 74.2). Lo que nadie le cuenta: si el componente es la parte esencial, desde el punto de vista comercial, del robot que usted vende, pueden computarse, en la proporción que el juez estime razonable, los beneficios del robot entero (art. 75). Y si se le condena a cesar, el tribunal fija además una indemnización coercitiva por cada día que pase hasta que cese de verdad (art. 74.4).

Antes de la sentencia, el titular puede pedir medidas cautelares: la cesación, la retención y depósito de las mercancías, el afianzamiento de la indemnización y las anotaciones registrales que procedan (art. 128.1). Quien las pide presta una caución para responder de los daños que cause, en el plazo que fije el juez, nunca inferior a cinco días hábiles, y si no la presta se entiende que renuncia (art. 129.1). A usted el juez puede fijarle una fianza con la que sustituir en cualquier momento las medidas que frenen su actividad (art. 129.2), que puede ser un aval bancario, nunca una fianza personal (art. 129.4). El titular puede pedir también diligencias urgentes de comprobación en sus instalaciones si la infracción es presumible y no hay otro modo de comprobarla (art. 123); si no demanda en treinta días hábiles desde que recibe la certificación, quedan sin efecto (art. 125.2).

Que lo pague el proveedor chino: el art. 42 y la cláusula que faltaba

Entre su empresa y un vendedor establecido en China rige la Convención de Viena de 1980, salvo que el contrato la excluya (arts. 1.1.a y 6). Su art. 42 obliga al vendedor a entregar la mercancía libre de derechos o pretensiones de terceros basados en la propiedad industrial que conociera o no pudiera ignorar al contratar, según la ley del Estado donde se previó al contratar que se revendería o usaría y, en otro caso, la del Estado del establecimiento del comprador. Si incumple esa garantía, usted tiene los remedios del comprador, entre ellos la indemnización de los daños que el proveedor previó o debió prever al contratar (art. 74).

Lo que nadie le cuenta son las dos puertas que cierran esta vía. La primera: el vendedor no responde si usted conocía o no podía ignorar la patente al contratar, ni si la infracción resulta de que se ajustó a sus planos, fórmulas o especificaciones (art. 42.2). En la fabricación OEM a planos del cliente, el riesgo de patente suele ser suyo. La segunda: pierde el derecho si no comunica al proveedor la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, en un plazo razonable desde que la conoció o debió conocerla (art. 43.1), salvo que el proveedor ya la conociera (art. 43.2). La carta del titular o la notificación de la Aduana se le trasladan enseguida, por escrito y con la patente identificada; nuestros partners con oficinas en China siguen allí la respuesta de la fábrica. Si además las piezas fallan en grado o tolerancias, eso se cuenta en «Su proveedor chino entrega imanes o piezas fuera de lo pactado».

Dónde se le reclama lo marca el contrato: el arbitraje pactado, por ejemplo ante la CIETAC; los tribunales españoles si hay cláusula de sumisión, válida sea cual sea el domicilio del proveedor (art. 25 del Reglamento Bruselas I bis), tras intentar la negociación de la Ley Orgánica 1/2025; sin cláusula, son competentes si la obligación se cumplió o debía cumplirse en España (art. 22 quinquies.a de la LOPJ). Lo que gane se ejecuta donde el proveedor tenga bienes: una sentencia española, en China, por el Tratado hispano-chino de 1992 ante los Tribunales Populares de Media Instancia y sin revisión del fondo (arts. 17 a 23); un laudo dictado fuera de China, por el Convenio de Nueva York; el de un arbitraje con sede en China es allí un laudo chino y no va por ese Convenio. Si el contrato no elige ley, para un juez español rige la china, que da cuatro años para demandar o pedir arbitraje por una compraventa internacional (art. 594 de su Código Civil); con ley española, cinco (art. 1964.2 del Código Civil). Cómo elegir el foro se explica en «Quiere demandar a su proveedor chino: ¿arbitraje o tribunales?».

Cómo lo llevamos, paso a paso

1. 1

   Fijar los plazos el primer día

   Con la carta del titular o la notificación de la Aduana se calculan los plazos que ya corren: diez días laborables para oponerse a la destrucción, dos meses para contestar si ya hay demanda y el plazo razonable para avisar al proveedor. Ninguno se deja para después de estudiar el fondo.

2. 2

   Revisar la patente y el componente con nuestros ingenieros peritos

   Comprobamos titularidad, vigencia, reivindicaciones, prioridad y validación en España. Nuestros ingenieros peritos en España y en China comparan el componente con cada elemento de la reivindicación, con muestras, fichas técnicas y, si el proveedor colabora, una visita a la planta para documentar el proceso de fabricación.

3. 3

   Proteger la mercancía

   Escrito de oposición a la destrucción y, iniciado el procedimiento, petición de levante anticipado con garantía (arts. 23 y 24 del Reglamento 608/2013). Si se temen medidas sin audiencia, escrito preventivo (art. 132 de la Ley de Patentes). La declaración en aduana sigue a cargo de su empresa o de su representante aduanero.

4. 4

   Avisar al proveedor chino

   Comunicación escrita con la patente identificada y la naturaleza de la reclamación (art. 43 de la Convención de Viena), pidiendo su postura sobre la infracción, la documentación de su proceso y su compromiso de cubrirle. Nuestros partners con oficinas en China siguen la respuesta en la fábrica.

5. 5

   Negociar con el titular

   Respuesta razonada a la carta y, si el riesgo es real, licencia o acuerdo que liquide lo importado y cubra a sus clientes (art. 78.2 de la Ley de Patentes), planteado como el intento de negociación que exige la Ley Orgánica 1/2025, teniendo en cuenta que la solicitud interrumpe la prescripción de las acciones, incluidas las del titular contra usted (art. 7.1).

6. 6

   Litigar si no hay acuerdo y blindar los próximos pedidos

   Contestación con reconvención de nulidad y periciales (arts. 119 y 120), o acción negatoria (art. 121); reclamación al proveedor en el foro del contrato; y, para lo que venga, la cláusula de garantía e indemnidad frente a patentes de terceros, con inspección en origen por nuestra red en China.

La norma aplicable

• Arts. 59, 60, 61 y 69 de la Ley 24/2015, de Patentes. La patente permite impedir que un tercero sin consentimiento importe el producto patentado o lo posea para ofrecerlo, venderlo o usarlo, y que entregue medios relativos a un elemento esencial de la invención a quien no puede explotarla. El agotamiento solo opera por la comercialización en el Espacio Económico Europeo. Con patente de procedimiento, el producto introducido en España queda cubierto y, si es nuevo, se presume obtenido con ese procedimiento. BOE-A-2015-8328
• Arts. 71, 72, 74, 75 y 78 de la Ley 24/2015, de Patentes. Acciones de cesación, indemnización, embargo y destrucción; la cesación y las medidas para evitar que siga la infracción, también contra intermediarios. Quien importa sin consentimiento responde de los daños en todo caso; los demás, si actuaron a sabiendas o con culpa, y siempre desde la advertencia. La indemnización se calcula por los beneficios del titular o del infractor o por una regalía hipotética, con indemnización coercitiva diaria. Las acciones prescriben a los cinco años, y quien ya indemnizó libera a quienes exploten después lo que introdujo. BOE-A-2015-8328
• Arts. 119, 120, 121, 128, 129 y 132 de la Ley 24/2015, de Patentes. Dos meses para contestar y reconvenir, con los periciales. El demandado puede alegar la nulidad de la patente por reconvención o excepción, y cabe la acción negatoria previo requerimiento. Medidas cautelares con caución del solicitante y fianza sustitutoria del demandado, que no proceden frente a quien tiene uso anterior. Escrito preventivo frente a medidas sin audiencia, con efecto durante tres meses. BOE-A-2015-8328
• Arts. 2, 17, 23, 24, 26 y 28 del Reglamento (UE) 608/2013. La Aduana puede retener mercancías sospechosas de vulnerar patentes y topografías de semiconductores. El declarante tiene diez días laborables para oponerse a la destrucción y su silencio puede tomarse como consentimiento; el titular debe iniciar el procedimiento en diez días laborables, ampliables otros diez. En patentes cabe el levante anticipado con garantía y no se aplica el procedimiento de pequeños envíos. El titular responde si la mercancía no infringía. 32013R0608
• Arts. 42 y 43 de la Convención de Viena de 1980. El vendedor debe entregar libre de derechos de propiedad industrial de terceros que conociera o no pudiera ignorar al contratar, según la ley del Estado de reventa previsto o la del comprador. No responde si el comprador los conocía o si se ajustó a sus planos o especificaciones. El comprador pierde el derecho si no le comunica la pretensión del tercero en un plazo razonable, salvo que el vendedor la conociera. BOE-A-1991-2552
• Art. 87 de la LO 6/1985, del Poder Judicial. Tras la Ley Orgánica 1/2025, en el Tribunal de Instancia de cada capital de provincia hay una Sección de lo Mercantil que conoce de las cuestiones civiles de propiedad intelectual e industrial; las acciones sobre marcas de la Unión corresponden en exclusiva a la de Alicante. BOE-A-1985-12666
• Arts. 3, 5 y 7 de la Ley Orgánica 1/2025. Antes de demandar en lo civil hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias, también en los conflictos transfronterizos. No hace falta para las medidas cautelares previas a la demanda, las diligencias preliminares ni la demanda ejecutiva. La solicitud interrumpe la prescripción o suspende la caducidad. BOE-A-2025-76

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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