Le acusan de infringir una marca: cómo defenderse

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Defensa frente a la acción por violación de marca de los artículos 34 y 41 de la Ley de Marcas: excepción de falta de uso del artículo 41.2, límites de los artículos 36, 37 y 41 bis, y demanda reconvencional de nulidad (arts. 51 y 52) o de caducidad (art. 54). Antes del pleito, solicitud de caducidad o nulidad ante la OEPM, escrito preventivo frente a cautelares o acción negatoria de infracción.

Ante quién

La sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia; en marcas, la de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandado o, a elección del titular, la del lugar de la infracción. Si la marca invocada es de la Unión Europea, los tribunales de marcas de la Unión Europea con sede en Alicante. La nulidad o la caducidad por vía directa se piden ante la OEPM.

Plazo

La acción del titular prescribe a los cinco años desde que pudo ejercitarse (art. 45.1 LM), y en la venta continuada cada acto abre su propio plazo; la indemnización solo alcanza los cinco años anteriores a la demanda (art. 45.2). Para usted, el plazo que no perdona es procesal: veinte días hábiles desde el emplazamiento para contestar y reconvenir (arts. 404 y 406 LEC). No hay plazo legal para responder al burofax, pero desde su recepción puede deber daños (art. 42.2 LM).

Quién puede

Demanda el titular de la marca registrada, o de la notoriamente conocida no registrada (art. 34.7), contra quien usa el signo en el tráfico económico: fabricante, importador, distribuidor o tienda online; la cesación puede dirigirse también contra los intermediarios (art. 41.3). Usted puede reconvenir por nulidad o caducidad y, antes de la demanda, pedirlas ante la OEPM como perjudicado (art. 58.1.a); la nulidad relativa solo puede pedirla el titular del derecho anterior en que se funda.

Riesgo económico

Si pierde: cesación, retirada y destrucción del producto marcado, publicación de la sentencia a su costa, indemnización con un mínimo sin prueba del 1 % de la cifra de negocios hecha con esos productos (art. 43.5 LM) y, por regla general, las costas del contrario. Si la sentencia le ordena cambiar la denominación social y no lo hace en un año, la sociedad queda disuelta de pleno derecho (DA 17.ª LM). Si gana pero rehusó negociar sin justa causa, puede quedarse sin costas a su favor.

El burofax no es una demanda, pero ya produce efectos contra usted

Nadie está obligado a contestar un burofax en el plazo que decida el remitente, y los diez días que suelen darse no tienen respaldo en ninguna norma. Pero sería un error leerlo como una simple carta. El artículo 42.2 de la Ley de Marcas dispone que quien no coloca el signo en el producto ni es responsable de su primera comercialización solo responde de los daños si ha sido advertido suficientemente por el titular, con la marca identificada y el requerimiento de que cese, si ha actuado con culpa o negligencia o si la marca es renombrada. Ese burofax es, precisamente, esa advertencia: cada venta posterior entra en la cuenta.

Además, es probable que el burofax sea el intento de negociación que la Ley Orgánica 1/2025 exige al titular antes de demandar. Su artículo 5 convierte en requisito de procedibilidad acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias en los procesos declarativos civiles, y lo da por cumplido con la negociación directa entre las partes o entre sus abogados, siempre que el objeto coincida con el del futuro pleito. No rige, en cambio, para pedir medidas cautelares antes de la demanda ni diligencias preliminares, ni ante la OEPM, que es una vía administrativa. Y rehusarlo tiene coste: la Ley de Enjuiciamiento Civil, reformada por esa misma ley, impide imponer las costas a favor de quien rehusó sin justa causa participar en el medio al que fue efectivamente convocado.

Por eso la respuesta ni se improvisa ni se omite. Se contesta en un plazo razonable, sin reconocer la infracción ni el derecho del remitente, pidiendo que identifique el número de registro, los productos o servicios en que se funda y la fecha desde la que dice que existe el uso, y dejando abierta una negociación real, que protege su posición en costas. Lo que no se hace es enseñar las cartas: si la marca contraria es atacable por falta de uso, anunciarlo en la respuesta solo sirve para que su titular empiece a usarla antes de que usted pida la caducidad.

Antes de discutir la confusión, compruebe qué marca le oponen y para qué

El artículo 34.1 hace nacer el derecho exclusivo del registro, no del uso ni del burofax. Lo primero es obtener el historial de la marca en la OEPM o, si es de la Unión Europea o internacional, en el registro correspondiente: fecha de presentación, fecha en que el registro fue firme, productos y servicios concedidos, renovaciones y titular actual. Es frecuente que el requerimiento invoque una solicitud aún no concedida, una marca registrada para productos distintos de los suyos, una marca no renovada, que la OEPM debe declarar caducada según el artículo 54.3, o un titular que ya no es quien firma.

Con el título delante, el conflicto se lee con el artículo 34.2. Si su signo es idéntico y los productos también, no hace falta probar confusión. Si solo hay semejanza, el titular tiene que acreditar un riesgo de confusión, que incluye el de asociación, y ese juicio es global: la impresión de conjunto que ambos signos producen en el consumidor medio del sector, normalmente informado y razonablemente atento, su parecido gráfico, fonético y conceptual y la cercanía real de los productos. El Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea coinciden en que la coincidencia en un elemento descriptivo o de uso común en el sector apenas pesa: una marca débil tiene una protección estrecha.

La excepción es la marca renombrada. La letra c) del artículo 34.2 la protege aunque los productos no se parezcan, si el uso sin justa causa se aprovecha de su renombre o lo perjudica, y el artículo 42.2 permite reclamar daños por su infracción aunque no haya mediado advertencia. Conviene distinguir sin autoengaño si el remitente es de verdad una marca conocida por el gran público o una marca corriente que se presenta como tal: el renombre lo tiene que probar quien lo invoca, y no se presume por el tono del burofax.

La prueba de uso: la defensa que más acciones desmonta

El artículo 41.2 es la herramienta más eficaz del demandado. El titular solo puede prohibir su signo en la medida en que su marca no pudiera declararse caducada por falta de uso al presentar la demanda y, si usted lo solicita, deberá acreditar que la usó efectivamente durante los cinco años anteriores a la presentación de la acción, para los productos o servicios en que la funda, o que hubo causas justificativas de la falta de uso. La condición es que el registro fuera definitivo al menos cinco años antes de la demanda. No es una defensa que el juez aprecie por su cuenta: hay que pedirla expresamente al contestar.

El uso que cuenta es el efectivo del artículo 39: real, dirigido a crear o conservar una salida comercial para los productos, no unas ventas simbólicas fabricadas para salvar el registro. Así lo tiene declarado de forma constante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y así lo aplican los tribunales españoles. Si el titular solo acredita uso para una parte de los productos registrados, la acción solo se sostiene sobre esa parte, lo que a menudo aleja la comparación de lo que usted vende.

La ventana de cinco años se cuenta hacia atrás desde la demanda, no desde el burofax, y eso tiene una consecuencia que casi nadie advierte: el titular al que usted avisa de que su marca está dormida puede empezar a usarla y, cuando demande, tener ya uso dentro del periodo. Por eso, cuando la marca contraria lleva años sin usarse, la jugada no es discutirlo por carta, sino pedir su caducidad ante la OEPM antes de que llegue la demanda. En ese expediente, el Reglamento de la Ley de Marcas da al titular dos meses para probar el uso y, si no lo hace, se declara la caducidad.

Una vez demandado, la marca solo se ataca por reconvención y en veinte días

Desde el 14 de enero de 2023, la disposición adicional primera de la Ley de Marcas reparte la competencia: la nulidad y la caducidad se piden por vía directa ante la OEPM, y ante los tribunales civiles solo por vía de reconvención. El artículo 61 bis.5 cierra la puerta intermedia: interpuesta la demanda por violación, el demandado ya no puede defenderse pidiendo la nulidad o la caducidad ante la OEPM, sino que ha de formular demanda reconvencional ante el mismo tribunal. Alegar que la marca es nula como simple excepción en la contestación, sin reconvenir, deja el título contrario intacto.

La reconvención va en el mismo escrito de contestación, dentro de los veinte días hábiles del juicio ordinario, y se apoya en tres familias de motivos. La nulidad absoluta del artículo 51, cuando el signo nunca debió registrarse por carecer de distintividad o ser descriptivo, salvo que haya adquirido carácter distintivo por el uso antes de la reconvención, o cuando se solicitó de mala fe; en ambos casos la acción es imprescriptible. La nulidad relativa del artículo 52, si usted tenía un derecho anterior. Y la caducidad del artículo 54, por falta de uso, por haberse convertido en la designación usual del producto o por inducir a error al público. La mala fe, que tratamos en su propia guía, suele ser la baza cuando el remitente registró el nombre sabiendo que usted ya lo usaba.

Dos reglas convierten la reconvención en una bala única. El artículo 52.4 impide a quien ya pidió la nulidad relativa presentar otra fundada en un derecho anterior que pudo alegar la primera vez, así que todos los derechos previos se invocan juntos. Y el artículo 61 bis.3 permite al tribunal, a petición de parte, suspender el pleito por violación si la marca ya estaba impugnada ante la OEPM, de modo que la solicitud de caducidad presentada tras el burofax y antes de la demanda puede frenar el proceso hasta que la Oficina resuelva con firmeza.

Las defensas de fondo que la ley le reconoce, y dónde fallan

El artículo 37 fija límites que el titular no puede saltarse: el uso por una persona física de su propio nombre o dirección, el uso de indicaciones sobre la especie, calidad, destino, valor, procedencia o época del producto, y el uso de la marca ajena para designar productos del titular o indicar su destino, como accesorios o piezas de recambio. Dos matices deciden estos casos. Desde la reforma que entró en vigor en 2019, el límite del nombre propio solo ampara a personas físicas, no a la denominación de una sociedad. Y todos estos usos solo valen si son conformes a las prácticas leales en materia industrial o comercial: el recambio anunciado como compatible pasa; el que imita la presentación del original, no.

Si usted revende productos originales, el artículo 36 recoge el agotamiento: el titular no puede prohibir el uso de su marca para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo por él o con su consentimiento. Tiene dos límites que conviene conocer antes de alegarlo. No cubre los productos auténticos puestos en el mercado fuera del Espacio Económico Europeo e importados sin consentimiento, y cede cuando hay motivos legítimos, en especial si el estado del producto se ha modificado o alterado tras su comercialización. Esta defensa se gana o se pierde con la trazabilidad documental de su proveedor.

Lo que no protege, aunque casi todos lo creen, es el simple paso del tiempo. La tolerancia del artículo 52.2 solo impide pedir la nulidad de una marca posterior registrada que se ha usado durante cinco años consecutivos con conocimiento del titular anterior, salvo mala fe, y el artículo 41 bis impide entonces a ese titular prohibir su uso. Si usted nunca registró su signo, esa defensa no existe: solo juega la prescripción del artículo 45, que en una venta continuada se renueva con cada acto, y el límite de que la indemnización solo alcance los cinco años anteriores a la demanda.

Lo que se arriesga: cautelares, indemnización y hasta la sociedad

El titular no necesita esperar a la sentencia. Puede pedir medidas cautelares, incluso antes de la demanda y sin oírle a usted, y para ellas el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 no exige el intento previo de negociación. La defensa preventiva existe y se usa poco: la Ley de Patentes, aplicable a las marcas por la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, permite a quien teme una solicitud de cautelares sin audiencia presentar un escrito preventivo ante el tribunal competente para justificar su posición. Tras un burofax que amenaza con cautelares, es la forma de que el juez le escuche antes de decidir sobre su tienda.

Si pierde, el artículo 41 permite condenarle a cesar, a retirar del mercado productos, embalajes y publicidad, a destruirlos a su costa y a publicar la sentencia. La indemnización del artículo 43 se calcula, a elección del titular, por el beneficio que dejó de obtener, por el que obtuvo usted o por la regalía de una licencia hipotética, más los gastos de investigación, y su apartado 5 le concede en todo caso, sin prueba, el 1 % de la cifra de negocios que usted hizo con los productos marcados. Esa base es la de esos productos, no la de toda su empresa: llevar contabilidad separada de la línea discutida limita la exposición.

Hay dos consecuencias que se descubren tarde. La disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas dispone que, si la sentencia impone el cambio de denominación social y no se efectúa en un año, la sociedad queda disuelta de pleno derecho y el Registrador Mercantil practica de oficio la cancelación. Y el burofax cambia su posición penal: el artículo 274 del Código Penal castiga determinados usos de una marca registrada con fines comerciales y con conocimiento del registro, y desde que lo recibe ese conocimiento es difícil de negar. Por eso la estrategia se decide en días, no cuando llega la demanda.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Fijar la fecha y congelar su propia prueba

   Se conserva el burofax con su acuse, que marca desde cuándo puede deber daños, y se reúne hoy la prueba de su uso: primeras facturas, alta del dominio, versiones archivadas de la web, catálogos y publicaciones con fecha, antes de que nadie toque nada.

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   Radiografía del título y del uso contrario

   Se obtiene el historial registral de la marca invocada (productos, fecha en que el registro fue firme, renovaciones y titular) y se investiga su uso real en el mercado, con detective si hace falta, para saber si hay prueba de uso que exigir y caducidad que pedir.

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   Respuesta medida y escrito preventivo

   Se contesta sin reconocer nada, pidiendo la identificación precisa del derecho y abriendo una negociación real que cubra el requisito de la LO 1/2025 y proteja su posición en costas. Si el burofax amenaza con cautelares, se presenta escrito preventivo ante el tribunal competente.

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   Atacar la marca antes de que llegue la demanda

   Si la marca está dormida, es descriptiva o se registró de mala fe, se pide ahora su caducidad o nulidad ante la OEPM, cuando aún es posible, para poder solicitar después la suspensión del pleito. Si lo que necesita es certidumbre, se prepara la acción negatoria tras requerir fehacientemente al titular y dejar pasar un mes.

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   Contestar y reconvenir en veinte días hábiles

   Emplazado, se contesta con petición expresa de la prueba de uso del artículo 41.2, las defensas de los artículos 36, 37 y 41 bis y, si falta, el intento previo de negociación, y en el mismo escrito se reconviene por nulidad o caducidad con todos los derechos anteriores a la vez.

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   Prueba pericial y salida negociada

   En la audiencia previa se fija la prueba que decide (coexistencia de signos, uso real del contrario, trazabilidad, cifra de negocios aislada) y, en cualquier momento, se negocia un acuerdo de coexistencia, un plazo para dar salida al stock o un cambio de signo ordenado si el riesgo lo aconseja.

La norma aplicable

• Art. 34 Ley 17/2001 de Marcas. Hace nacer del registro el derecho exclusivo y fija lo que el titular puede prohibir en el tráfico económico: el signo idéntico para productos idénticos, el idéntico o similar para productos idénticos o similares con riesgo de confusión, que incluye el de asociación, y, si la marca goza de renombre en España, el uso sin justa causa que se aproveche de él o lo perjudique aunque los productos sean distintos. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca. Enumera las conductas prohibibles, entre ellas el uso como nombre comercial o denominación social, en redes telemáticas y como nombre de dominio. BOE-A-2001-23093
• Art. 37 Ley 17/2001 de Marcas. Limita el derecho de marca: el titular no puede prohibir a un tercero el uso de su nombre o dirección cuando sea persona física, de indicaciones sin carácter distintivo o relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época del producto o servicio, ni el de la marca para designar productos del titular o indicar su destino, en particular como accesorios o piezas de recambio. Solo se aplica si el uso es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. BOE-A-2001-23093
• Art. 41 Ley 17/2001 de Marcas. Enumera las acciones civiles del titular: cesación, indemnización, retirada del tráfico y embargo o destrucción de los medios de infracción, destrucción o cesión humanitaria de los productos, atribución en propiedad y publicación de la sentencia. Su apartado 2 condiciona la prohibición a que la marca no sea caducable por falta de uso al entablar la acción y obliga al titular, si el demandado lo solicita, a acreditar el uso efectivo en los cinco años anteriores a la demanda, siempre que el registro definitivo tenga al menos cinco años. El apartado 3 permite dirigir la cesación contra intermediarios. BOE-A-2001-23093
• Art. 42 Ley 17/2001 de Marcas. Distingue quién responde de los daños. Quien coloca el signo en los productos o en su embalaje, o en los soportes del artículo 34.4, y el responsable de la primera comercialización responden en todo caso. Los demás infractores solo indemnizan si fueron advertidos suficientemente por el titular acerca de la existencia de la marca y de su violación, con el requerimiento de que cesen, o si actuaron con culpa o negligencia o la marca era renombrada. BOE-A-2001-23093
• Art. 43 Ley 17/2001 de Marcas. Fija la indemnización: pérdidas, ganancias dejadas de obtener, perjuicio al prestigio de la marca y gastos de investigación. A elección del perjudicado, se calcula por las consecuencias económicas negativas, incluidos los beneficios del infractor, o por una cantidad a tanto alzado al menos igual a la licencia que este hubiera debido pagar. Permite exigir la exhibición de documentos del responsable y reconoce, declarada la violación y sin necesidad de prueba, el 1 % de la cifra de negocios hecha con los productos ilícitamente marcados. BOE-A-2001-23093
• Art. 52 Ley 17/2001 de Marcas. Regula la nulidad relativa, que se pide ante la OEPM o por demanda reconvencional cuando la marca choca con derechos anteriores de los artículos 6 a 10. Su apartado 2 establece la tolerancia: el titular del derecho anterior que ha tolerado con conocimiento el uso de una marca posterior registrada durante cinco años consecutivos ya no puede pedir su nulidad para esos productos, salvo mala fe en la solicitud. Su apartado 4 impide una segunda solicitud o reconvención basada en derechos que pudieron alegarse en la primera. BOE-A-2001-23093
• Art. 61 bis Ley 17/2001 de Marcas. Ordena la conexión entre el pleito y la OEPM. El tribunal ante el que se reconviene suspende si la validez ya está impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina, y el tribunal que conoce de la violación puede suspender, a petición de parte, mientras esté pendiente una nulidad o caducidad. Una vez demandado por violación, el demandado no puede acudir a la OEPM como defensa y ha de reconvenir. La acción negatoria no puede interponerse junto con la de nulidad o caducidad. BOE-A-2001-23093
• Art. 5 LO 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Exige como requisito de procedibilidad en el orden civil acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias, con identidad entre el objeto de la negociación y el del litigio, y lo da por cumplido también con la negociación directa entre las partes o entre sus abogados. Se aplica a los procesos declarativos del libro II y a los especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las materias que excluye, y no es necesario para las medidas cautelares previas a la demanda ni para las diligencias preliminares. BOE-A-2025-76

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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