Guías del despachoPropiedad intelectual e industrial

Le han opuesto su marca: exija la prueba de uso

Actualizada el 2026-09-01 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

Cuando la OEPM le comunica la oposición y suspende su expediente, usted puede pedir en documento separado que el oponente pruebe el uso efectivo de su marca anterior en los cinco años previos a su solicitud, siempre que esa marca llevara ya cinco años registrada. Si no lo acredita, la oposición se desestima y su marca sigue adelante.

Solicitó su marca para una línea de cosmética, la OEPM la publicó y ahora recibe la notificación de suspenso: una sociedad titular de una marca registrada hace once años se opone por riesgo de confusión. Usted busca esa marca en el mercado y no la encuentra en ninguna parte: ni web activa, ni producto en tienda, ni distribuidor. El oponente le ofrece retirar la oposición si usted limita su solicitud a la mitad de los productos. Mientras tanto el plazo de contestación corre y usted ya ha invertido en envases, etiquetas y dominio.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita: Petición de prueba de uso de la marca anterior al contestar el suspenso, al amparo del artículo 21.3 de la Ley de Marcas y del artículo 21 bis de su Reglamento.
Ante quién: La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que resuelve la oposición; la revisión posterior de su resolución corresponde a la vía administrativa y después a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia.
Plazo: La petición debe hacerse dentro del plazo que el Reglamento fija para contestar al suspenso, y solo cabe si la marca anterior llevaba registrada al menos cinco años en la fecha de presentación o de prioridad de la suya. El oponente dispone de un mes para aportar la prueba.
Quién puede: El solicitante de la marca posterior, que es quien pide la prueba a instancia propia. Oponerse, en cambio, solo pueden los titulares y licenciatarios que enumera el artículo 19.1 de la Ley de Marcas.
Riesgo económico: El riesgo económico es limitado porque no hay condena en costas ante la OEPM, pero si el oponente acredita el uso su marca puede denegarse en todo o en parte y la inversión en envases y publicidad se pierde.

La prueba de uso solo se puede exigir a marcas con cinco años de vida

El artículo 21.3 de la Ley de Marcas somete la petición a una condición que se comprueba antes que ninguna otra cosa: en la fecha de presentación o de prioridad de su solicitud, la marca del oponente tenía que llevar registrada al menos cinco años. Si el oponente registro su marca hace tres años, no hay prueba de uso que pedirle y la oposición se examinara solo por el fondo, comparando signos y productos.

El cómputo tampoco arranca donde parece. El artículo 39.2 dispone que el plazo de cinco años se inicia el día en que el registro de la marca es firme, fecha que se anota en el Registro de Marcas y que puede ser bastante posterior a la solicitud del oponente. Por eso lo primero que se hace es pedir la certificación registral de la marca anterior y comprobar esa fecha, no la que aparece en el escrito de oposición.

Cuando la marca anterior es una marca de la Unión, el artículo 21.6 extiende el mismo mecanismo, y remite para determinar el uso efectivo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/1001. La estrategia es idéntica: se comprueba la antigüedad del registro anterior, se pide la prueba y se discute después si lo aportado acredita un uso real en el territorio pertinente.

La petición va en documento separado, expresa e incondicional, o no se admite

El artículo 21 bis.1 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 687/2002 es tajante: la petición de prueba de uso solo es admisible si se hace formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, dentro del plazo previsto para contestar al suspenso. No vale deslizarla en un párrafo de las alegaciones, ni plantearla en términos condicionales del tipo si el examinador aprecia semejanza. Ese defecto de forma se paga con la pérdida del arma más eficaz del expediente.

El mismo artículo, en su apartado 6, aclara que la petición puede presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso. Se hace así siempre: un escrito de alegaciones que ataca la comparación de signos y de productos, y junto a el, separado, el documento que exige la prueba. Confiar solo en la prueba de uso deja el expediente indefenso si la OEPM concluye que el oponente sí usaba su marca.

La carga es del oponente y el listón no es una factura suelta

Pedida la prueba, el artículo 21 bis.2 obliga a la OEPM a dar traslado al oponente para que en el plazo de un mes la aporte. Si en ese mes no aporta prueba alguna, si la que aporta es insuficiente o si no acredita una causa justificativa de la falta de uso, la oposición se desestima. La posición procesal se invierte por completo: quien atacaba pasa a tener que demostrar que su marca vive.

El contenido está tasado. El apartado 3 exige indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso en relación con los productos o servicios en que se basa la oposición, y el apartado 4 enumera los elementos admisibles: facturas, catálogos, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Una prueba sin fechas, sin cifras o sin conexión con los productos invocados no cubre esas cuatro coordenadas.

Hay un frente adicional que se explota poco. El apartado 5 impone que, si las pruebas no están redactadas en español, el oponente presente al mismo tiempo la traducción de las partes relevantes. Un bloque de facturas extranjeras sin traducir es una prueba que se combate en las alegaciones que el apartado 7 nos concede, también de un mes, desde que la OEPM nos da traslado de lo aportado.

Si el oponente solo usa la marca para una parte, la oposición se estrecha

El artículo 21.5 contiene el desenlace más frecuente de estos expedientes: si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o servicios para los que estaba registrada, a efectos del examen de la oposición se considerará registrada solamente para esa parte. El oponente que registro en cinco clases y solo vende en una comparece al examen con una marca reducida a esa clase.

Ese estrechamiento cambia la comparación. Productos que antes eran idénticos pasan a ser distintos, y el riesgo de confusión que sostenía la oposición se desvanece en la parte que a usted le interesa. Por eso el análisis de la prueba aportada no se limita a decir que es insuficiente: se desmenuza clase por clase, para que la resolución acote hasta donde alcanza realmente la marca del oponente.

El artículo 39.3 marca el límite contrario, y conviene conocerlo antes de celebrar nada: también cuenta como uso el de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo, y el de ponerla en los productos con fines exclusivamente de exportación. Un cambio de logotipo o unas ventas solo fuera de España no bastan, por si solos, para dar la marca por muerta.

El suspenso se contesta entero, no solo con la prueba de uso

El artículo 21.2 abre en la contestación al suspenso una caja de herramientas que se usa poco: el solicitante puede retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud. Limitar bien no es ceder, es quedarse con los productos que de verdad va a explotar y dejar fuera los que solo servian para dar munición al oponente. Dividir permite salvar y llevar a registro la parte no discutida mientras se pelea el resto.

Ese mismo apartado añade una salida técnica cuando el reparo se funda en que su marca contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, es decir, elementos sin carácter distintivo, descriptivos o habituales en el comercio: el solicitante puede presentar una declaración excluyendo esos elementos de la protección solicitada, y con ella desactivar el reparo sin perder el signo.

Conviene además revisar la oposición misma. El artículo 19.2 exige que se formule mediante escrito motivado y debidamente documentado y que solo se tenga por presentada si en plazo se abona la tasa correspondiente, y el artículo 19.1 acota quien puede oponerse según el motivo invocado. Una oposición presentada por quien no es titular ni licenciatario facultado se combate antes de entrar en el uso.

Cómo lo llevamos, paso a paso

1
Lectura del suspenso y radiografía de la marca oponente
Se identifica el motivo exacto del suspenso, quien se opone y con que derecho, y se pide la certificación de la marca anterior para fijar la fecha en que su registro fue firme, que es la que decide si cabe pedir la prueba de uso.
2
Rastreo del uso real del oponente en el mercado
Antes de escribir nada se busca la marca anterior donde debería estar: tienda física y electrónica, catálogos, publicidad, redes, cuentas depositadas y bases de datos sectoriales. Ese rastreo dice si la petición de prueba es un farol o una vía ganadora.
3
Petición de prueba de uso y alegaciones al suspenso
Se presenta el documento separado, expreso e incondicional que exige la prueba, y con el las alegaciones que atacan la comparación de signos y productos. Si conviene, en el mismo acto se limita o se divide la solicitud para salvar lo que no está discutido.
4
Análisis de la prueba aportada y contraalegaciones
Recibida la prueba, se examina clase por clase el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso, se depuran los documentos sin fecha o sin traducción y se presentan las alegaciones en el mes que concede el artículo 21 bis.7 del Reglamento.
5
Resolución, recurso o acuerdo
La OEPM resuelve concediendo, denegando o concediendo parcialmente. Según el resultado se recurre en vía administrativa, se negocia con el oponente un reparto de productos que le permita registrar, o se prepara ya la solicitud de caducidad de la marca dormida.

La prueba que decide el caso

La certificación registral de la marca anterior con la fecha en que su registro devino firme, que es la que abre o cierra la petición de prueba de uso.
Las facturas del oponente fechadas dentro del quinquenio, con la marca visible y con productos identificables entre los que fundan la oposición.
Catálogos, anuncios, envases y etiquetas fechados, que son precisamente los elementos que el artículo 21 bis.4 admite y sobre los que se discute.
Las capturas fechadas de la web y del canal de venta del oponente, o su ausencia, obtenidas y conservadas de forma que no puedan discutirse después.
La traducción al español de las partes relevantes de las pruebas extranjeras, cuya falta es un defecto que se alega expresamente.
Sus propios documentos de inversión en el signo, envases, dominio y publicidad, que sostienen la limitación o la división de la solicitud por los productos que realmente explota.

Lo que cierra la puerta

Pedir la prueba de uso dentro del propio escrito de alegaciones, o condicionarla a que el examinador aprecie semejanza. El artículo 21 bis.1 exige documento separado, forma expresa y petición incondicional.
Pedirla contra una marca que no llevaba cinco años registrada en la fecha de presentación o prioridad de la suya. La petición se inadmite y se pierde la oportunidad de atacar por el fondo.
Apoyar toda la contestación en la prueba de uso y no discutir la comparación de signos y productos. Si el oponente acredita el uso, el expediente se queda sin defensa.
Aceptar la limitación que propone el oponente antes de comprobar si usa su marca. Se regalan productos a cambio de retirar una oposición que quizá se habría desestimado sola.
Dejar vencer el plazo de contestación al suspenso confiando en una negociación verbal con el oponente. Vencido, ni se pide la prueba ni se limita ni se divide la solicitud.

La norma aplicable

Art. 21 Ley 17/2001 de Marcas. Regula la suspensión del expediente cuando hay oposiciones o reparos de oficio y el examen de la oposición. En su apartado 3 permite al solicitante exigir que el oponente pruebe el uso efectivo de la marca anterior en los cinco años previos, si esa marca llevaba ya cinco años registrada, y ordena desestimar la oposición a falta de esa prueba. El apartado 5 reduce el alcance de la marca anterior a los productos realmente usados y el 6 extiende el mecanismo a las marcas de la Unión. BOE-A-2001-23093
Art. 21 bis del Reglamento de la Ley de Marcas (RD 687/2002). Fija como se pide y como se práctica la prueba de uso: petición formal, expresa, en documento separado e incondicional; traslado al oponente para que la aporte en un mes, con desestimación de la oposición si no aporta nada, aporta prueba insuficiente o no justifica la falta de uso; contenido sobre lugar, tiempo, alcance y naturaleza; documentos admisibles; traducción al español de las pruebas extranjeras; y un mes de alegaciones para el solicitante desde que se le da traslado. BOE-A-2002-13981
Art. 39 Ley 17/2001 de Marcas. Define el uso efectivo que se exige: cinco años desde el registro sin uso en España, o cinco años ininterrumpidos de suspensión del uso, someten la marca a las sanciones de los artículos 21, 41, 54 y 59. El cómputo arranca el día en que el registro es firme, fecha anotada en el Registro. Cuenta también el uso en forma que no altere el carácter distintivo y el uso con fines exclusivos de exportación, y salvan la falta de uso las circunstancias ajenas a la voluntad del titular. BOE-A-2001-23093
Art. 19 Ley 17/2001 de Marcas. Determina quien puede oponerse al registro una vez publicada la solicitud y con que motivos, distinguiendo entre cualquier perjudicado en las prohibiciones absolutas y los titulares o licenciatarios facultados en las relativas. Exige que la oposición se formule por escrito motivado y debidamente documentado y que solo se tenga por presentada si se abona la tasa en plazo. Permite basarla en varios derechos anteriores del mismo titular y dirigirla contra todos o parte de los productos solicitados. BOE-A-2001-23093

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

Qué tiene que probar exactamente el oponente

El artículo 21 bis.3 del Reglamento exige indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca en relación con los productos o servicios en que se basa la oposición. El apartado 4 limita los medios a facturas, catálogos, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Si lo aportado no cubre esas cuatro coordenadas dentro del quinquenio, la prueba es insuficiente y la oposición se desestima.

Puedo pedir la prueba de uso a cualquier oponente

No. El artículo 21.3 solo lo permite si en la fecha de presentación o de prioridad de su marca la del oponente llevaba registrada al menos cinco años, y el artículo 39.2 sitúa el inicio de ese cómputo en el día en que el registro anterior devino firme. Contra una marca reciente la petición se inadmite, y el expediente se defiende entonces discutiendo la comparación de signos y de productos.

Sirve que el oponente use la marca con otro logotipo

Puede servirle. El artículo 39.3.a) considera uso el de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo, con independencia de si esa variante está registrada también a su nombre. La discusión se traslada entonces a si el cambio afecta o no al núcleo distintivo del signo. La letra b) del mismo apartado computa además el uso con fines exclusivamente de exportación.

Y si el oponente prueba uso solo en una de sus clases

Entonces gana usted terreno. El artículo 21.5 dispone que, a efectos del examen de la oposición, la marca anterior se considerará registrada solamente para los productos o servicios efectivamente usados. La comparación se rehace sobre esa base reducida y, con frecuencia, el riesgo de confusión desaparece en los productos que a usted le interesan, de modo que la marca se concede al menos en parte.

Qué pasa si la marca anterior es una marca de la Unión

El mecanismo es el mismo. El artículo 21.6 declara aplicables los apartados 3, 4 y 5 también cuando la marca anterior es una marca de la Unión, y remite al artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/1001 para determinar su uso efectivo. En la práctica esto significa que un título europeo amplio no protege al oponente si no puede acreditar que la marca se usa de verdad.

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.