Están vendiendo con su marca: cesación y daños
Actualizada el 2026-09-01 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826
La respuesta corta
Puede demandar por violación de marca pidiendo la cesación, la retirada de los productos del mercado, su destrucción, la publicación de la sentencia y la indemnización de daños. Las medidas cautelares permiten parar la venta desde el primer momento. La acción prescribe a los cinco años y solo se indemnizan los cinco años anteriores a la demanda.
Un competidor ha lanzado una línea con un nombre casi idéntico al suyo, en el mismo canal y para el mismo público. Sus clientes le escriben preguntando si esa tienda es suya, y algún proveedor le ha llamado para confirmar si ha abierto una segunda marca. En el marketplace donde usted vende, el producto del otro aparece por encima del suyo cuando alguien busca su nombre. Usted tiene la marca registrada desde hace siete años y la usa a diario, y cada semana que pasa se va facturación que no vuelve.
El caso, en cinco líneas
- Qué se ejercita
- Demanda por violación de marca con las acciones civiles del artículo 41 de la Ley de Marcas: cesación, indemnización, retirada del tráfico económico, destrucción y publicación de la sentencia, acompañada de medidas cautelares del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ante quién
- La sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia. Si el título infringido es una marca de la Unión Europea, el asunto corresponde a los tribunales de marca de la Unión Europea, con sede en Alicante.
- Plazo
- El artículo 45.1 fija la prescripción de las acciones civiles en cinco años desde el día en que pudieron ejercitarse. El apartado 2 añade un límite propio para el dinero: solo se indemnizan los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercita la acción.
- Quién puede
- El titular de la marca registrada, a quien el artículo 40 reconoce el ejercicio de las acciones civiles o penales contra quienes lesionen su derecho. El artículo 34.7 extiende la protección a la marca no registrada notoriamente conocida en España.
- Riesgo económico
- Quien pierde suele cargar con las costas de la contraria, y el pleito exige provisión de fondos e informes periciales para cuantificar el daño. Además, el demandado puede exigirle la prueba de uso de su propia marca y reconvenir pidiendo su nulidad o su caducidad.
El artículo 34 enumera lo que usted puede prohibir, y es más de lo que parece
El artículo 34.2 le faculta para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a su marca para productos idénticos, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares cuando exista riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, y, si su marca goza de renombre en España, del signo aunque los productos sean distintos cuando se obtenga una ventaja desleal o se perjudique su carácter distintivo.
El apartado 3 desglosa las conductas concretas: colocar el signo en los productos o su embalaje, ofrecerlos o almacenarlos con esos fines, importarlos o exportarlos, utilizarlo como nombre comercial o denominación social, emplearlo en documentos mercantiles y publicidad, usarlo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, y utilizarlo en publicidad comparativa vulnerando la Directiva 2006/114/CE.
Hay dos alcances que suelen olvidarse. El apartado 5 permite impedir que terceros introduzcan en España productos de terceros países con una marca idéntica sin despacharlos a libre práctica, y el apartado 6 impide que comerciantes y distribuidores supriman la marca sin consentimiento del titular, aunque puedan añadir por separado signos propios que no menoscaben la distintividad de la principal.
La demanda pide mucho más que un cese, y también alcanza a los intermediarios
El artículo 41.1 enumera lo que se reclama en la vía civil: la cesación de los actos que violan su derecho, la indemnización de daños y perjuicios, y las medidas para evitar que la violación prosiga, en particular la retirada del tráfico económico de productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y demás documentos, así como el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, todo ello a costa del infractor.
El mismo apartado añade la destrucción de los productos ilícitamente marcados, o su cesión con fines humanitarios a elección del actor y siempre a costa del condenado, salvo que el signo pueda eliminarse sin afectar al producto o la destrucción resulte desproporcionada; la atribución en propiedad de lo embargado, imputando su valor a la indemnización; y la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a los interesados.
El apartado 3 abre un frente decisivo cuando la venta ocurre en plataformas: la cesación y las medidas para evitar que prosiga la violación pueden solicitarse también, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir, aunque sus actos no sean en sí mismos una infracción, sin perjuicio de la Ley 34/2002 y siempre que las medidas sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
Las medidas cautelares deciden el caso mucho antes que la sentencia
El artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene las herramientas que de verdad cambian la situación en semanas. Su medida séptima permite pedir la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta, que es exactamente lo que se necesita cuando el competidor está vendiendo hoy con su signo y cada día de venta consolida su posición en el mercado.
La medida novena prevé el depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como del material empleado para su producción. La octava permite la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos mediante la actividad que se considera ilícita, y la primera el embargo preventivo para asegurar la futura condena dineraria.
Por eso la primera decisión del caso no es qué escribir, sino en qué orden actuar. Un requerimiento previo puede resolver el asunto sin pleito, pero también avisa al infractor, que vacía el almacén, cierra la sociedad o cambia el anuncio antes de que llegue el juzgador. Cuando el volumen de venta es alto, se fija primero la prueba, se prepara la cautelar y solo después se habla.
La indemnización se calcula de tres formas, y una de ellas no exige prueba
El artículo 43.1 fija el contenido: no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener, además del perjuicio causado al prestigio de la marca, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada en el mercado, y los gastos de investigación en que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la infracción.
El apartado 2 le da a usted la elección entre dos criterios: las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que habría obtenido con el uso de su marca o, alternativamente, los que haya obtenido el infractor con la violación; o bien una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda lo que el infractor hubiera debido pagar por una licencia. El daño moral se indemniza aunque no se pruebe perjuicio económico.
El apartado 5 es la red de seguridad: declarada judicialmente la violación, el titular tiene derecho, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, y puede exigir más si acredita un daño superior. Para llegar a esa cifra, el apartado 4 permite exigir la exhibición de los documentos del responsable.
Cinco años para demandar y cinco años de daño reclamable
El artículo 45.1 dispone que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. En una infracción que se repite día tras día, esa fecha no es única, y ahí está buena parte del debate: cada acto de venta abre su propio cómputo, y por eso la infracción continuada rara vez está prescrita por completo.
El apartado 2 impone un límite distinto y menos discutible: la indemnización solo puede exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción. Quien tolera durante ocho años y demanda después conserva la acción de cesación, pero pierde definitivamente tres años de daño que ya no entran en la cuenta.
El demandado contraataca por su propia marca, y a veces gana ahí
El artículo 41.2 es la primera pregunta que hay que responder antes de demandar. Solo puede prohibirse el uso de un signo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser declarados caducados por falta de uso al entablar la acción, y si el demandado lo solicita, el titular tendrá que acreditar el uso efectivo de los cinco años anteriores, siempre que el registro definitivo tuviera al menos cinco años de antigüedad.
El segundo frente son las reconvenciones. El artículo 51.1 permite pedir por demanda reconvencional la nulidad absoluta del registro, y el artículo 54.1 su caducidad, dentro de la misma acción por violación. Es decir, quien demanda pone su propio título sobre la mesa, y un registro descuidado, sin uso o solicitado en su día de forma discutible, puede salir del pleito peor de lo que entró.
El artículo 61 completa el mapa. Los tribunales desestiman la reconvención si la OEPM ya resolvió con firmeza sobre el mismo objeto y causa entre las mismas partes, y la Oficina no admite la solicitud si ya hay sentencia firme. Conocer qué expedientes hay abiertos o resueltos entre las partes forma parte de la preparación de la demanda, no de una sorpresa posterior.
Cómo lo llevamos, paso a paso
- 1
Auditar su propio título antes de mover ficha
Se comprueba el estado del registro, sus renovaciones y, sobre todo, la prueba del uso efectivo de los últimos cinco años, porque el demandado puede exigirla y porque de ella depende que la acción por violación se sostenga.
- 2
Fijar la prueba de la infracción antes de que desaparezca
Se documenta la venta con compras testigo facturadas, actas notariales del anuncio, de la web y del escaparate del marketplace, y con la conservación de las publicaciones y sus importes, de modo que el material no dependa de que el infractor lo mantenga en línea.
- 3
Decidir el orden: requerimiento o efecto sorpresa
Se valora si un requerimiento de cese resuelve el asunto sin pleito o si avisa al infractor y le permite vaciar el almacén. Cuando hay volumen y riesgo de desaparición de la prueba, se va directamente a la demanda con medidas cautelares.
- 4
Solicitar las medidas cautelares
Se pide la cesación provisional de la actividad, el depósito de los ejemplares y del material de producción y, si procede, el embargo preventivo y la intervención de los ingresos, para que la venta se detenga sin esperar a la sentencia.
- 5
Demandar y cuantificar el daño
Se presenta la demanda con las acciones del artículo 41 y se elige el criterio de cálculo del artículo 43, apoyado en la exhibición de documentos del infractor y, si falta prueba, en el uno por ciento de su cifra de negocios.
- 6
Ejecutar la sentencia hasta el final
Se lleva a efecto la retirada del mercado, la destrucción o la cesión de los productos, la publicación de la sentencia a costa del condenado y el cobro de la indemnización, incluida la atribución en propiedad de lo embargado cuando compensa.
La prueba que decide el caso
- La compra testigo del producto infractor, con factura, embalaje y etiqueta conservados, que acredita la puesta en el mercado y no solo el anuncio.
- El acta notarial de la web, del anuncio en el marketplace y de la publicidad, fechada, porque esos contenidos se editan o se retiran en horas.
- La certificación de su marca y la prueba de su uso efectivo en los cinco años anteriores, que es lo primero que el demandado va a exigirle.
- Los mensajes de clientes y proveedores preguntando si la otra tienda es suya, que documentan el riesgo de confusión y el de asociación.
- Las cuentas y facturas del infractor obtenidas mediante la exhibición de documentos, que fijan la cifra de negocios sobre la que se calcula la indemnización.
- Sus propias cifras de venta antes y después de la aparición del signo ajeno, junto con el histórico de posiciones y de condiciones de venta en el canal afectado.
Lo que cierra la puerta
- Demandar sin haber comprobado el uso de su propia marca. El artículo 41.2 permite al demandado exigir esa prueba y la acción se cae si el registro tiene más de cinco años y está dormido.
- Enviar un requerimiento de cese sin haber fijado antes la prueba. El anuncio se edita, el almacén se vacía y la sociedad se cierra antes de que llegue la demanda.
- Tolerar la venta durante años esperando que pare sola. El artículo 45.2 solo indemniza los cinco años anteriores a la demanda, y lo anterior se pierde sin discusión posible.
- Pedir únicamente la cesación y renunciar a la indemnización por creerla imposible de probar. El artículo 43.5 concede el uno por ciento de la cifra de negocios del infractor sin necesidad de prueba alguna.
- Ignorar al intermediario y perseguir solo al vendedor. El artículo 41.3 permite dirigir la cesación y las medidas contra los intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor.
La norma aplicable
- Art. 34 Ley 17/2001 de Marcas. Define el contenido del derecho exclusivo y lo que el titular puede prohibir en el tráfico económico: el signo idéntico para productos idénticos, el idéntico o similar con riesgo de confusión o asociación, y el que aprovecha o perjudica el renombre de la marca en España. Detalla las conductas prohibibles, entre ellas el uso como denominación social, en publicidad, en redes telemáticas y como nombre de dominio, extiende la protección a los productos en tránsito y a la marca notoriamente conocida no registrada, e impide que los distribuidores supriman la marca. BOE-A-2001-23093
- Art. 41 Ley 17/2001 de Marcas. Enumera las acciones civiles del titular cuya marca es lesionada: cesación, indemnización, retirada del tráfico económico de productos y material, embargo o destrucción de los medios de infracción, destrucción o cesión humanitaria de lo ilícitamente marcado, atribución en propiedad de lo embargado con imputación a la indemnización, y publicación de la sentencia a costa del condenado. Condiciona la prohibición a que la marca no sea caducable por falta de uso y permite dirigir la cesación contra los intermediarios. BOE-A-2001-23093
- Art. 43 Ley 17/2001 de Marcas. Fija el cálculo de la indemnización: pérdidas sufridas, ganancias dejadas de obtener, perjuicio al prestigio de la marca y gastos de investigación. A elección del perjudicado se aplican las consecuencias económicas negativas, incluidos los beneficios del infractor, o una cantidad a tanto alzado equivalente al menos a lo que el infractor hubiera debido pagar por una licencia, con indemnización del daño moral aunque no se pruebe perjuicio económico. Permite exigir la exhibición de documentos del responsable y reconoce en todo caso, sin prueba, el uno por ciento de la cifra de negocios del infractor. BOE-A-2001-23093
- Art. 45 Ley 17/2001 de Marcas. Establece que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse, y que la indemnización solo puede exigirse respecto de los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercita la acción. Son dos límites distintos: uno gobierna la supervivencia de la acción y el otro el alcance temporal del dinero reclamable. BOE-A-2001-23093
- Art. 727 Ley de Enjuiciamiento Civil. Enumera las medidas cautelares específicas que pueden acordarse, entre ellas el embargo preventivo, la anotación preventiva de demanda, la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o de abstenerse temporalmente de una conducta, la intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita, y el depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial y del material empleado para producirlos. BOE-A-2000-323
Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar?
El artículo 45.1 fija cinco años desde el día en que la acción pudo ejercitarse. Cuando la infracción se repite día tras día, cada acto abre su propio cómputo, de modo que una venta continuada rara vez está prescrita del todo. Distinto es el dinero: el apartado 2 solo permite reclamar los actos de los cinco años anteriores a la demanda, así que esperar no cierra la puerta pero sí encoge la indemnización.
¿Y si no consigo probar cuánto he perdido?
El artículo 43.5 resuelve ese problema: declarada judicialmente la violación, el titular tiene derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, y puede pedir más si acredita un daño mayor. Para conocer esa cifra, el apartado 4 permite exigir la exhibición de los documentos del responsable.
¿Puedo actuar contra el marketplace y no solo contra el vendedor?
Sí, dentro de unos límites. El artículo 41.3 permite solicitar la cesación y las medidas para evitar que prosiga la violación también contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir, aunque sus actos no sean en sí mismos una infracción. La propia norma remite a la Ley 34/2002 y exige que las medidas sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
El infractor me exige que pruebe que uso mi marca, ¿puede?
Puede, y es lo habitual. El artículo 41.2 solo le permite a usted prohibir el uso de un signo en la medida en que su derecho no sea declarable caducado por falta de uso al entablar la acción, y le obliga, si el demandado lo solicita, a acreditar el uso efectivo de los cinco años anteriores, siempre que su registro definitivo tuviera ya cinco años. Por eso el caso empieza revisando su propio expediente.
¿Se puede parar la venta antes de que haya sentencia?
Para eso están las medidas cautelares del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su medida séptima contempla la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o de abstenerse temporalmente de una conducta, y la novena el depósito temporal de los ejemplares producidos con infracción de las normas sobre propiedad industrial y del material empleado para producirlos. Se piden con la demanda o antes de ella.
Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.